I marchi in Cina (II)

Come accennato nell'articolo pubblicato lunedì scorso, 14 febbraio, in Cina si può ottenere la tutela del marchio anche attraverso un’estensione internazionale. Il marchio internazionale è sicuramente la soluzione economicamente più conveniente quando si voglia estendere la protezione del proprio marchio in diversi Paesi, ma presenta in questo caso alcuni inconvenienti.

Innanzitutto, non viene emesso un certificato di registrazione, che è consigliabile richiedere tramite un rappresentante locale. Infatti, il certificato di registrazione è necessario nel caso in cui si voglia intraprendere un’azione legale in Cina e, ove fosse necessario agire con rapidità, i tempi di emissione del certificato vanificherebbero tale possibilità.

Si sono verificati inoltre casi in cui l’esaminatore incaricato dell’esame dell’estensione internazionale abbia commesso degli errori di traduzione o abbia inserito i prodotti nella sottoclasse non appropriata, influenzando negativamente la protezione del marchio. Tali inconvenienti non si verificano ricorrendo a un deposito nazionale tramite un rappresentante locale, al quale spiegare quali siano esattamente i prodotti e servizi che si intende tutelare.

Negli ultimi anni la Cina ha perseguito l’obiettivo di contrastare i depositi di marchi in mala fede. Le modifiche legislative intervenute permettono ora anche dell’esaminatore di rifiutare la registrazione di marchi ritenuti in malafede, in base a criteri di valutazione come, per esempio, il volume di depositi effettuati dal depositante, i trasferimenti intervenuti su altri marchi dello stesso, l’effettiva attività del depositante, precedenti decisioni giudiziali in cui il depositante sia stato chiamato in causa, oppure il fatto che si tratti del deposito di un marchio simile a marchi noti o a nomi di personaggi o aziende famosi. I rappresentanti abilitati locali che non rifiutino l’incarico per il deposito di marchi in mala fede potranno essere sanzionati.

Sono inoltre state inasprite le sanzioni previste per danno da contraffazione, ed è prevista la responsabilità dei titolari di piattaforme e-commerce nel caso fossero a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, della vendita di prodotti contraffatti, con obbligo di disclosure.

Un’ultima raccomandazione per la Cina, ma valida comunque per tutti i Paesi, è l’attivazione di servizi di sorveglianza sui nuovi depositi di marchi, per venire tempestivamente a conoscenza della pubblicazione di marchi identici o simili, e poter quindi intervenire amministrativamente con un’opposizione contro la registrazione della domanda di marchio segnalata, con costi e tempi di risoluzione decisamente inferiori rispetto a quelli di un’azione di annullamento, una volta che il marchio identico oppure simile sia stato registrato.

*La prima parte dell'articolo sulla tutela dei diritti di Proprietà industriale in Cina è stata pubblicato lunedì scorso, 14 febbraio. Qui trovate tutti gli articoli a cura di Palmas IP.

Foto: Pexels, Zhang Kaiyv