I marchi negli Stati Uniti

La durata del marchio è di dieci anni dalla data di registrazione. Tra il quinto e il sesto anno dalla registrazione andrà presentata la Declaration of Continued Use, indicando per quali prodotti e/o servizi il marchio viene usato, e provandone l’uso come per lo Statement of Use. La Declaration of Continued Use andrà poi presentata ogniqualvolta si procederà con il rinnovo del marchio. Se la Declaration non viene presentata, o viene presentata per solamente una parte dei prodotti e/o servizi, il marchio viene cancellato totalmente o parzialmente.

L’esaminatore, durante l’esame della Declaration, può effettuare controlli a campione, ed esigere che il titolare del marchio fornisca le prove d’uso in relazione a ciascuno dei prodotti e/o servizi per i quali abbia confermato l’uso. La mancata prova d’uso comporterà anche in questo caso la cancellazione parziale o totale del marchio.

Dopo 5 anni di utilizzo continuativo del marchio registrato negli Stati Uniti, il titolare può anche richiedere lo status di incontestabilità. La Declaration of Incontestability deve contenere, tra le altre cose, la dichiarazione che non vi siano state contestazioni relative alla titolarità del marchio o al diritto di registrarlo. Quando un marchio diviene incontestabile, non è più possibile per terze parti sollevare alcuni argomenti di contestazione.

Negli Stati Uniti, per un marchio che venga considerato descrittivo, vi è la possibilità di ottenere la registrazione nel Supplemental Register, per poter poi acquisire tutela completa, passando nel Principal Register, una volta che lo stesso abbia acquisito carattere distintivo, ovvero la capacità di identificare i prodotti e/o servizi come provenienti da una determinata impresa (cosiddetta “secondary meaning”). La registrazione nel Supplemental Register consente comunque di opporsi alla registrazione di un marchio identico nelle stesse classi.

Se successivamente alla registrazione il marchio non viene usato, può essere invalidato con un’azione di cancellazione da parte di terzi. Negli Stati Uniti si può ottenere la tutela del marchio anche attraverso un’estensione internazionale. In tal caso non viene richiesta la presentazione dello Statement of Use per ottenere la tutela. Una volta che il marchio sia stato esaminato, accettato e pubblicato, e non sia stata presentate alcuna opposizione, oppure la stessa si sia risolta favorevolmente per il marchio, questo ottiene anche una registrazione statunitense, con data e numero di registrazione differenti dalla registrazione internazionale, ed emissione di un relativo certificato.

Come per il marchio nazionale, tra il quinto e il sesto anno dalla data di registrazione statunitense andrà presentata la Declaration of Continued Use, mentre il rinnovo andrà richiesto al Wipo conteggiando i dieci anni di validità a partire dalla data di registrazione internazionale. La Declaration of Continued Use andrà poi invece presentata ogni 10 anni a partire dalla data di registrazione statunitense.

La prima parte dell'articolo sulla tutela dei marchi in Usa è stata pubblicata il 28 febbraio.

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