Cosa insegnano i casi Blahnik in Cina e Louboutin in Giappone

Lo stilista Manolo Blahnik potrà finalmente, dopo una battaglia legale durata 22 anni, registrare e utilizzare il proprio marchio in Cina.

Nel 1999, quando lo stilista aveva deciso di estendere la propria attività in Cina, si era trovato nell’impossibilità di farlo a causa dell’esistenza di un marchio identico, registrato per “calzature” dall’imprenditore cinese Fang Yuzhou.

Come è noto, casi del genere hanno interessato grandi e piccole società straniere che, al tentativo di ingresso nel mercato cinese, sono rimaste bloccate perché i loro marchi erano già stati depositati da soggetti cinesi.

I tentativi di Manolo Blahnik per ottenere la cancellazione del marchio di Fang Yuzhou hanno ottenuto a lungo esito negativo, in quanto in Cina vige il sistema del first-to-file, ovvero i diritti sul marchio appartengono a chi lo deposita per primo, senza che abbia rilevanza l’uso anteriore di altri.

Anche il materiale presentato per sostenere la notorietà del marchio Manolo Blahnik non è stato tenuto in considerazione, in quanto non riguardante il territorio cinese. Dopo una lunghissima e costosa battaglia legale, e grazie alla nuova legislazione cinese, entrata in vigore nel 2019, che offre maggiori strumenti di tutela contro i marchi depositati in mala fede, Manolo Blahnik potrà finalmente entrare nel mercato cinese.

Questo insegna quanto sia importante, per chi intende nel futuro estendere la sua attività nel mercato cinese, procedere al deposito del proprio marchio. Infatti, quando anche vi siano delle chance di provare la malafede della controparte cinese, questo comporta tempi e costi di risoluzione non indifferenti.

Ricordiamoci inoltre che anche in Italia il “marchio di fatto” ha una tutela limitata. Sempre quest’anno il tribunale distrettuale di Tokyo si è pronunciato a sfavore di Christian Louboutin.

Questi aveva citato in giudizio un produttore di calzature giapponese che nel 2018 ha iniziato a commercializzare la collezione Eizo, scarpe da donna con suola in gomma di colore rosso.

Nonostante le numerose prove presentate da Louboutin per dimostrare la notorietà del suo marchio, il tribunale ha escluso che in Giappone la maggior parte delle persone associ le suole rosse sui tacchi alti ai suoi prodotti, essendo, anzi, l'uso del colore rosso comune per le scarpe di moda. Inoltre, il prezzo elevato dei prodotti Louboutin e il diverso materiale utilizzato dalle parti escluderebbero ogni possibilità di confusione.

Pertanto, il tribunale ha respinto le richieste di Louboutin, escludendo che si tratti di un caso di concorrenza sleale. L’ufficio brevetti e marchi giapponese ha anche deciso di non concedere la registrazione al marchio di colore rosso utilizzato sulle suole da Christian Louboutin a causa della mancanza di carattere distintivo intrinseco o acquisito. Eppure, il marchio ha già ottenuto la registrazione in circa 50 Paesi.

Questo fa comprendere quanto possa essere differente la prassi in merito al riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale nei diversi Paesi, e quanto sia quindi importante, quando si abbia interesse alla loro tutela, richiedere preventivamente la consulenza di esperti del settore.