I marchi all’estero

Quando il mercato di riferimento si estende oltre quello italiano, si pone la questione della tutela del marchio all’estero. L’ambito territoriale di maggiore comune interesse è quello dell’Unione europea, dove è possibile tutelarsi con un solo deposito attraverso il marchio dell’Unione europea, che copre i 27 Paesi Membri Ue. Il marchio Ue ha carattere unitario, ovvero è un marchio unico, che può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza oppure di nullità soltanto per l'intera Unione europea. Tale carattere unitario comporta però che l’esistenza di un marchio identico o simile, che tuteli prodotti e/o servizi identici o affini anche in uno solo dei Paesi membri Ue, potrebbe impedirne la registrazione.

Il marchio Ue ha costi obiettivamente contenuti e una procedura di registrazione, in assenza di contestazioni, abbastanza veloce. Procedendo con il deposito di un marchio Ue, il contemporaneo deposito di un marchio italiano sarebbe inutile, in quanto il territorio italiano è ricompreso nell’ambito Ue. Ovviamente il marchio Ue non copre Paesi europei ma extra-Ue come Svizzera, Norvegia, Regno Unito, eccetera.

Un’altra forma di tutela all’estero è offerta dal marchio internazionale

Un’altra forma di tutela all’estero è offerta dal marchio internazionale. Questo non è un marchio unico, come il marchio Ue, ma può essere definito come un fascio di marchi, che vanno incontro a differenti esami, e possibili contestazioni, nei Paesi designati. La decisione di rifiuto da parte dell’Ufficio di un Paese designato non compromette la validità del marchio nei restanti Paesi.

Requisito essenziale è il possesso di un “marchio di base” in uno dei Paesi aderenti agli accordi sul marchio internazionale, nel quale si abbia cittadinanza, domicilio, sede legale o uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo. Per un’impresa italiana può essere un marchio italiano o un marchio Ue. Si estende quindi tale marchio, scegliendo tra i 109 Paesi e/o organizzazioni aderenti agli accordi sul marchio internazionale. Vi è una tassa di base, che viene ammortizzata proporzionalmente al numero dei Paesi richiesti, e il costo totale varierà in funzione dei Paesi interessati dall’estensione. La durata del marchio internazionale è di 10 anni a partire dalla data di registrazione.

Quando si sia invece interessati a Paesi non aderenti agli accordi sul marchio internazionale, oppure non si abbia o non si intenda avere un marchio italiano oppure un marchio Ue, o semplicemente si sia interessati a singoli Paesi, si procederà invece con depositi nazionali esteri nei Paesi di interesse.

Da tenere presente che, per via del principio di territorialità, il marchio riceve tutela nel solo territorio in cui è stato oggetto di registrazione. Quindi un marchio italiano non riceverà tutela, per esempio, in Francia, e un marchio dell’Unione europea non riceverà tutela, per esempio, in Svizzera o in Giappone.

Per una buona protezione sarà opportuno tutelarsi non solo nei Paesi dove viene utilizzato il marchio, ma anche in quelli in cui si ha intenzione di espandersi nel medio-lungo periodo, in quelli in cui è eventualmente delocalizzata la produzione, e dove comunque si temano atti di contraffazione.

Foto: Pexels, Sora Shimazaki