Registrare il proprio marchio per salvaguardarne la distintività

Dal 29 dicembre 2022 è attiva in Italia la nuova procedura amministrativa per richiedere dinanzi all’Uibm (Ufficio italiano brevetti e marchi) la nullità o la decadenza dei marchi. Questo sistema è più rapido e meno costoso rispetto alla via giudiziale, che rimane comunque in vigore come procedura alternativa.

Uno dei casi in cui si può richiedere l’accertamento di nullità contro un marchio è quando si è titolari di un marchio anteriore identico registrato in Italia o con efficacia in Italia per prodotti o servizi identici, e quando si è titolari di un marchio anteriore identico o simile registrato in Italia o con efficacia in Italia per prodotti o servizi identici o affini, se sussiste un rischio di confusione o associazione per il pubblico.

Restano di esclusiva competenza dell’Autorità giudiziaria la contraffazione di marchi, la concorrenza sleale, nonché le domande riguardanti indennità e risarcimento del danno.

Quando sia possibile, rimane comunque preferibile l’opposizione, altro procedimento amministrativo attraverso cui si può impedire la registrazione di un marchio identico o simile al proprio, richiesto per tutelare prodotti o servizi identici o affini. Questa è la prima forma di tutela per contrastare eventuali imitazioni e mantenere la distintività del proprio marchio. Tale procedimento è meno costoso rispetto a un’azione di accertamento di nullità, ma deve essere richiesto entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino marchi della domanda di marchio di cui si desidera impedire la registrazione.

Come venire a conoscenza della pubblicazione di una domanda di marchio identico o simile al proprio

Ovviamente sorge spontanea la domanda: come fare a venire a conoscenza della pubblicazione di una domanda di marchio identico o simile al proprio? La risposta è che esistono dei servizi di sorveglianza, che coprono vari ambiti territoriali, da quello italiano a quello mondiale, che permettono di ricevere delle notifiche quando venga pubblicato un marchio identico o simile a quello sorvegliato.

Infatti l’Uibm non svolge un esame di novità, ovvero non svolge ricerche finalizzate a verificare se esistano marchi anteriori identici o simili, di impedimento alla registrazione del marchio sotto esame. Deve essere il titolare del marchio anteriore ad attivarsi sia nel sorvegliare la pubblicazione di nuovi marchi, che ad opporsi, quando lo ritenga opportuno.

Quanto descritto in relazione alle azioni di nullità, ai procedimenti di opposizione e all’esame di novità vale anche per l’Euipo (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, preposto anche alla registrazione dei marchi dell’Unione Europea), benché quest’ultimo notifichi ai titolari di marchi dell’Unione Europea la pubblicazione di marchi dell’Unione Europea identici o simili, sebbene con un’accuratezza minore rispetto a un servizio di sorveglianza, giustificata dal fatto che si tratta di un servizio gratuito.

Aver registrato il proprio marchio permette anche di presentare la domanda di intervento per la tutela dei diritti di Proprietà intellettuale presso l’Agenzia delle dogane, in modo da agevolare l’identificazione e il sequestro del maggior numero possibile di prodotti contraffatti.

Registrare il proprio marchio è la base per una effettiva strategia di difesa. Ovviamente non senza aver prima condotto uno studio sulla sua idoneità a ricevere una efficace tutela. Qui trovate tutti gli articoli a cura di Palmas IP.