Come registrare un marchio? (parte 2)

Bene, ho deciso di registrare il mio marchio. Come procedo? Innanzitutto, è consigliabile effettuare una ricerca di anteriorità, per verificare se esistano marchi anteriori identici o simili, di potenziale ostacolo alla registrazione del marchio di mio interesse. Questo eviterà opposizioni o azioni legali nel malaugurato caso di una registrazione già esistente del marchio.

Se la ricerca mi dà il via libera, posso procedere con il deposito. Poiché il marchio è legato al principio di territorialità, ovvero riceve tutela nel territorio in cui è stato oggetto di registrazione, dovrò innanzitutto stabilire dove verrà utilizzato. Potrò effettuare un deposito di marchio nazionale italiano, che mi offrirà tutela, appunto, per il solo territorio nazionale italiano, oppure un deposito di marchio dell’Unione Europea, tutelando così il marchio nei 27 Paesi Membri Ue. Il marchio dell’Unione Europea ha carattere unitario, ovvero è un marchio unico, che può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza o di nullità soltanto per l'intera Unione Europea. Non può essere suddiviso in marchi nazionali. Per il momento tralasciamo la tutela extra-Ue o anche nei singoli Paesi Ue.

Ora che abbiamo deciso dove il marchio dovrà essere tutelato, dobbiamo focalizzarci su quali prodotti e/o servizi intendiamo tutelare. Infatti, prodotti e servizi sono suddivisi in 45 classi, secondo l’Accordo di Nizza.

Non è sempre chiaro in quale classe inserire i prodotti e servizi, ma ci sono criteri che possono aiutare. Per esempio lo scopo (i prodotti per il trattamento della pelle appartengono alla classe 3, mentre i preparati farmaceutici per la cura della pelle appartengono alla classe 5), il materiale (le statuine in metallo prezioso rientrano nella classe 14, mentre le statuine in avorio nella classe 20), la funzione (i robot da cucina elettrici andranno inseriti nella classe 7, mentre i robot chirurgici nella classe 10), il modo d’uso (le caffettiere elettriche sono comprese nella classe 11, mentre le caffettiere nella classe 21). Attenzione a cosa si vuole esattamente tutelare: l’abbigliamento appartiene alla classe 25, la sartoria [riparazioni] alla classe 37, mentre i lavori di sartoria [produzione su ordinazione], servizi di sartoria, sartoria o confezione di articoli di abbigliamento rientrano nella classe 40.

Va inoltre considerato il fatto che, una volta che è stato effettuato il deposito del marchio, non si possono aggiungere delle classi, ma occorre effettuare un nuovo deposito per le ulteriori classi di interesse, con aggravio di costi. Infatti, vi è una tassa di base relativa al deposito del marchio in una classe, mentre le tasse relative alle classi addizionali hanno un importo notevolmente inferiore. Effettuando un nuovo deposito occorrerà comunque corrispondere la tassa di base.

Ma una volta che ho depositato il marchio, questo è automaticamente registrato? No, vi è una procedura che spiegheremo la prossima volta, e la cui conclusione vi permetterà di porre al fianco del marchio il simbolo ®.

Foto: Pexels, Tima Miroshnichenko