La tutela europea del marchio quando la griffe gode già di un forte riconoscimento sul mercato

Alcune aziende che approcciano il mercato europeo presumono che piccole modifiche a un nome oppure un'ortografia diversa siano sufficienti per evitare problemi di marchio. In pratica, invece, soprattutto quando un brand gode di notorietà, la tutela del marchio in Europa opera anche sul valore che si crea attorno alla griffe nel corso del tempo attraverso una presenza costante sul mercato, la pubblicità, la visibilità nei punti vendita e la ripetuta esposizione.

In concreto, si cerca di capire se un marchio successivo tragga vantaggio dal riconoscimento, dall'attrattiva o dal richiamo commerciale già integrati in quello anteriore. "Ovvero se, vedendo il nome successivo, al consumatore venga in mente il marchio originale, pur comprendendo perfettamente che i prodotti non sono collegati", hanno recentemente affermato gli esperti di Lux Juris, piattaforma focalizzata sugli aspetti legali dell'industria della moda e del lusso.

Se un nome suona molto familiare l'analisi legale prende in considerazione la percezione e non solo l'ortografia

A questo punto vale ricordare che l'articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento sul marchio del'Unione europea, stabilische che "il marchio Ue ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l'Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento".

Gli esperti di Lux Juris, per esempio, per rendere meglio l'idea della portata della norma hanno preso come riferimento il marchio Miu Miu, che fa capo al Gruppo Prada e che è uno dei marchi più desiderati (basti rammentare che è in quarta posizione nel Lyst index del primo trimestre 2026, dopo Chanel, Saint Laurent e Dior), e hanno sottolineato che l'analisi legale prende in considerazione la percezione e non solo l'ortografia.

I consumatori, infatti, non si soffermano troppo sui dettagli, ma sentono un nome, lo vedono una o due volte e ne memorizzano una versione semplificata. Laddove un marchio gode già di un forte riconoscimento sul mercato, aggiungono gli esperti di Lux Juris, quel ricordo semplificato diventa il vero punto di riferimento nella valutazione legale.

Attraverso una serie di decisioni di opposizione dinanzi all'Euipo, osserva Lux Juris, Miu Miu è stato utilizzato come parametro di riferimento per testare fin dove possa spingersi un branding simile ma non identico.

Domande di registrazione come Mumu e Min Min non copiano direttamente il marchio. Le lettere cambiano, l'ortografia si sposta e sulla carta nulla è identico. Ma la struttura rimane vicina: ripetizione di elementi brevi, ritmo simile, suono simile e un'impressione generale analoga.

Per Miu Miu la desiderabilità è elevata, sostenuta da un posizionamento forte e distintivo

Ricordiamo qui, per fare un altro esempio, la vittoria di Miu Miu in una causa sui marchi a Taiwan. Il marchio ottenne l'annullamento della registrazione di "Niuniu" a causa della sua somiglianza con Miu Miu. Secondo quanto riportava The Fashion law, in una decisione in una controversia sui marchi a Taiwan, il Comitato per le Petizioni e i ricorsi del ministero degli Affari economici confermò una precedente sentenza dell'ufficio per la Proprietà intellettuale di Taiwan (Taiwan’s intellectual property office), che aveva annullato la registrazione di "Niuniu" per l'utilizzo su vari tipi di abbigliamento.

Recentemente, al fine di agevolare le aziende alle prese con il brand naming, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ha pubblicato un nuovo studio che mappa le banche dati e gli standard dei metadati relativi al diritto d’autore in tutta l’Unione europea, segnando un traguardo importante verso il miglioramento dell’accesso alle informazioni sul diritto d’autore nell’Ue.

Ma la vera questione legale non è sempre la confusione.

Un presupposto comune è che la contraffazione di un marchio esista solo laddove i consumatori vengano attivamente ingannati, credendo che un prodotto provenga dal marchio originale. Nel diritto dei marchi dell'Ue, in particolare quando un marchio gode di notorietà, la questione spesso va oltre. "Non si tratta solo di stabilire se i consumatori si confondano. Si tratta di capire se un marchio successivo tragga vantaggio dal riconoscimento, dall'attrattiva o dal richiamo commerciale già integrati in quello anteriore. Ovvero se, vedendo il nome successivo, al consumatore venga in mente il marchio originale, pur comprendendo perfettamente che i prodotti non sono collegati", hanno affermato gli esperti di Lux Juris.

Insomma, la tutela del marchio in Europa opera anche sul valore che si crea attorno a un marchio nel corso del tempo attraverso una presenza costante sul mercato, la pubblicità, la visibilità nei punti vendita e la ripetuta esposizione.

Una realtà che trova riscontro nell'Articolo 8, paragrafo 5, del Regolamento sul Marchio dell'Unione europea. Un marchio che gode di notorietà nella Ue è tutelato contro i marchi successivi che, senza giusto motivo, trarrebbero un indebito vantaggio da tale notorietà. Il punto chiave è semplice: la legge non si preoccupa solo dell'inganno. Si preoccupa anche del vantaggio commerciale acquisito tramite l'associazione.

Un nome successivo può quindi creare un rischio legale anche se è tecnicamente diverso

Ecco il paragrafo 5 dell'articolo 8. "In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio Ue anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi"

Un nome successivo può quindi creare un rischio legale anche se è tecnicamente diverso, anche se non c'è confusione e anche se i consumatori sanno che non si tratta dello stesso marchio.

I casi Miu Miu indicano questa tendenza.

La domanda di Mumu, brand depositato per prodotti ottici, è stata respinta

Mumu, brand depositato per prodotti ottici, è stata contestata sulla base del fatto che la sua struttura e il suo suono erano troppo vicini a Miu Miu. L'Euipo ha riconosciuto che la somiglianza era sufficiente a creare un'associazione, in particolare in virtù del consolidato riconoscimento di Miu Miu sul mercato, e la domanda è stata respinta.

Nella decisione del 3 ottobre 2025 (numero B 3 211 619), consultata da FashionUnited, infatti, si legge "i segni sono visivamente e foneticamente simili in grado medio, mentre un confronto concettuale non è possibile. Il marchio anteriore possiede intrinsecamente un normale grado di carattere distintivo".

"I segni coincidono in quasi tutte le lettere del marchio anteriore che, inoltre, costituisce l'intero elemento verbale del segno contestato. La Corte ha confermato che la presenza in ciascuno dei marchi in questione di diverse lettere nello stesso ordine può rivestire una certa importanza nella valutazione della somiglianza visiva tra gli stessi (...). Pertanto, è particolarmente rilevante che le lettere coincidenti siano collocate nello stesso ordine e costituiscano l'intero elemento verbale del segno contestato e quasi tutte le lettere dell'unico elemento verbale del marchio anteriore".

"Inoltre, i segni presentano suoni vocalici sovrapponibili, che determinano un ritmo e un'impressione fonetica comparabili. La differenza della vocale "i" nel marchio anteriore non altera sostanzialmente la sua impressione fonetica complessiva. Tale differenza può passare inosservata ai consumatori. Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i diversi marchi, ma deve affidarsi al ricordo imperfetto che ne ha conservato".

Min Min ha seguito lo stesso schema. Nella causa Prada Sa contro Guangzhou Min Min Leather Co. Ltd., la domanda riguardava borse, borse a mano, valigie e articoli in pelle correlati. L'Euipo ha rilevato che entrambi i marchi ripetevano due volte un elemento breve, entrambi iniziavano con lo stesso suono ed entrambi creavano un ritmo parlato simile. "I prodotti identici e simili in vario grado si rivolgono al grande pubblico, il cui grado di attenzione sarà medio. Il marchio anteriore possiede un normale grado di carattere distintivo. I segni sono visivamente e foneticamente simili in grado superiore alla media, e concettualmente non simili", si legge nella decisione dell'Euipo.

"Sussistono sufficienti somiglianze tra i marchi per concludere che i segni possano essere confusi dai consumatori che si affidano al loro ricordo imperfetto del marchio anteriore. I segni coincidono in quasi tutte le loro lettere. Le differenze tra i segni risiedono nelle ultime lettere degli elementi ripetuti "Miu Miu" e "Min Min" e nella stilizzazione e nell'elemento figurativo del segno contestato. Tuttavia, per quanto riguarda la stilizzazione del segno contestato, essa non è così insolita o d'impatto da distogliere l'attenzione dei consumatori dagli elementi comuni".